第45卷第2期
2
018年3月
四川师范大学学报(社会科学版)
JournalofSichuanNormalUniversity(SocialSciencesEdition)
Vol.45,No.2
March,2018
专利无效宣告请求
中止— 侵权诉讼的问题与对策
——基于
份民事裁判文书的实证分析
2946
1
2
唐仪萱,聂亚平
(1.四川师范大学法学院,成都610066;2.四川省泸州市江阳区人民法院,四川泸州646000)
摘要:专利无效宣告请求导致专利侵权案件诉讼中止的情况,表现出的特点有:被告请求略呈下降态势;诉讼
效率保障措施存在“死区”空间;诉讼效率降低的问题将进一步恶化。对此,法院在现有“双轨制”框架内的隐性改
革措施只能起到有限的缓解作用。建议以专利无效抗辩为切入点,建立专利效力司法一元审查模式:知识产权法
院(法庭)对专利效力的审查决定具有对世效力;增加恶意申请罚则;处理好不同法院之间、法院和国家知识产权局
之间的关系,统一专利的授权与效力审查的标准。
关键词:专利无效;专利侵权案;诉讼中止;专利效力审查权;专利无效抗辩
中图分类号:DF523.2 文献标志码:A 文章编号:1000-5315(2018)02-0047-10
在专利侵权诉讼中,以专利无效宣告请求为由申请中止审理,是被告的应诉策略。学界认为民事、行政
二元分立体制的诉讼架构降低了诉讼效率,改革现行专利效力审查模式的呼声不断,建议在维持专利权行政
[1ꢀ4]
保护的前提下,赋予法院审理专利无效抗辩的职能和审查决定的相对效力 。《中国知识产权司法保护纲
要(2016ꢀ2020)》(以下简称《纲要》)提出,推动解决知识产权司法保护和行政保护“双轨制”实际运行中所存
在的问题。那么,被告提出专利无效宣告请求对专利侵权诉讼的影响程度到底有多大?若确有改革必要,在
加快建设知识产权法院(法庭)的大背景下,改革的进路是在“双轨制”框架内的有限调整,还是赋予法院独立
的专利效力审查权及其决定的对世效力?本文拟通过定量分析和定性分析两种路径,以实证探究专利无效
宣告请求对专利侵权诉讼的影响程度、发展的不同阶段,检视现有司法策略的不足,据此提出适宜的改革进
路和措施。
一
现状与问题:专利无效宣告请求中止侵权诉讼的实证考察
一)专利无效宣告请求中止侵权诉讼的发展态势
本文对无讼案例网上的2946份民事裁判文书予以统计分析,并结合国家知识产权局相关统计数
5ꢀ6]
(
①
[
据 ,统计结果如表1所示。
从表1可知,在国家知识产权局专利复审委员会(以下简称“专利复审委”)受理的专利无效宣告请求案
件数逐年稳步递增的情况下,涉及专利无效的专利侵权案件数表现出阶段性增长的特点,2005年前为萌芽
收稿日期:2017-10-21
基金项目:四川省社科规划项目“四川科技型小微企业知识产权能力建设的法律制度完善研究”(SC16C029)。
作者简介:唐仪萱(1984—),女,重庆人,四川师范大学法学院副教授;
聂亚平(1991—),男,四川宜宾人,四川省泸州市江阳区人民法院速裁庭法官助理。
47
四川师范大学学报(社会科学版)
表1.专利无效宣告请求中止侵权诉讼的总体情况统计表
专利复审委员会受法院公布的实际涉被告以专利无效申法院因专利无效申因专利无效申请中止审
年份理的专利无效宣告及专利无效的民事请为由请求中止审请裁定中止审理案理达到2次及以上次数
②
请求案件数(件)
案件数(件)
理的案件数(件)
件数(件)
的案件数(件)
1
998
999
000
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
636
3
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0
1
0
0
0
1
783
1
0
5
2
1194
1316
1752
1813
1904
2087
2468
2183
2038
2247
2411
2749
2941
2930
3422
3724
3969
24
16
2
2
2
1
2
8
3
1
2
32
13
26
59
90
85
65
79
54
81
53
67
105
87
88
5
2
51
7
2
113
137
128
118
149
122
135
111
142
207
200
174
16
25
24
19
23
17
24
19
25
22
20
26
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
期,2005年显著增长到113件,为2004年的2倍多,此后每年涉及专利无效的民事案件平均148件左右。
2005年是我国知识产权保护工作取得关键性突破的一年,国务院成立了国家知识产权战略制定工作领导小
组,知识产权法律体系自此趋于完善。正是从这一年开始,涉及专利无效的侵权案件大幅增长。这看似矛盾
的背后,除了早期裁判文书在网上公开数量与实际数量之间可能存在差距的原因外,反映了权利人维权意识
不断增强、更愿意选择诉讼作为解决纠纷途径,这也是知识产权保护工作深入开展的必然结果。
基于案件发展的阶段性特点和样本数量对结论的影响,本文对2005年至2016年间的相应裁判文书进
行整理分析,得出表2和图1。
表2.2005年至2016年专利无效宣告请求对侵权诉讼的影响情况统计表
年份
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
被告请求中止审理案件
数占涉及专利无效民事52.2%65.7%66.4%55.1%53.0%44.3%60.0%47.7%47.2%50.7%43.5%50.6%
案件总数的百分比
法院裁定中止审理案件
数占被告请求中止审理27.1%27.8%28.2%29.2%29.1%31.5%29.6%35.8%37.3%21.0%23.0%29.5%
案件数的百分比
从整体态势上看,专利无效宣告请求导致专利侵权案件诉讼中止、诉讼效率降低的情况表现出以下特
点。
1
.被告请求略呈下降态势
48
唐仪萱聂亚平专利无效宣告请求中止侵权诉讼的问题与对策———基于2946份民事裁判文书的实证分析
图1.专利无效宣告请求中止侵权诉讼的发展趋势图
专利无效宣告请求是被告的普遍应诉策略,但发展趋势略微下降。
从表2可知,被告请求中止审理案件数占涉及专利无效民事案件总数的百分比最大值为66.4%,最小值
为43.5%,平均值为53.0%。面对专利侵权诉讼,被告一般会提出专利无效宣告请求。
另据表1和图1可知,在专利复审委受理的专利无效宣告请求案件数逐年递增的情况下,被告以专利无
效申请为由请求中止侵权案件审理的趋势总体上略微下降。究其原因,一方面是因为人们诚信程度和法治
意识的普遍提升,另一方面则是近年来出台的一系列限制被告滥用专利无效宣告请求中止案件审理的司法
解释发挥了一定作用,对被告形成了限制。
那么,被告以专利无效申请为由请求中止案件审理略呈下降趋势,是否意味着诉讼效率降低的问题会因
此得到遏制?对此仍需进一步分析。
.诉讼效率保障措施存在“死区”
最高人民法院关于修改<最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定>的决定》(法
2
《
释[2015]4号)不能有效降低诉讼中止的裁定比例。
从表2可知,法院裁定中止审理案件数占被告请求中止审理案件数的百分比的最大值为2013年的
37ꢁ3%,最小值为2014年的21ꢁ0%,2015年数值为23ꢁ0%。另据表1可知,2014年专利复审委共受理无效
宣告请求3422件,比2013年增长16ꢁ8%,但自2014年至2015年,法院裁定中止审理案件数占被告请求中
止审理案件数的百分比相比2013年反而明显下降。这刚好对应了司法机关在此期间对因专利无效申请中
止审理导致的“循环诉讼”等问题采取的系列措施。虽然在法释[2015]4号文件出台后,法院审查被告提出
的中止审理请求有了更加清晰、严格的标准,但是上述下降趋势并未延续,数值在2016年又重新回升到了
29.5%。该数值总体上以30%为中心波动。可见,法释[2015]4号文件并未彻底改变专利侵权诉讼因专利
无效宣告请求而中止的现状,存在30%左右的“死区”。只要被告提出无效宣告请求,至少有30%左右的专
利侵权案件会因此中止审理。这也印证了学者所谓民事、行政二元分立体制的诉讼架构对诉讼效率的显著
影响。
3
.诉讼效率降低的问题将进一步恶化
法院裁定中止审理案件比例呈明显上升趋势。
从图1可知,法院裁定中止审理案件数占被告请求中止审理案件数的百分比总体上呈上升趋势。此趋
49
四川师范大学学报(社会科学版)
势也与下文所述法院采取的隐性应对策略只能起有限缓解作用形成了印证。
统计数据表明我国专利审批登记数量持续增长,“截至2016年,我国发明专利拥有量达到177.2万件,
[7]
同比增长20.4%” 。且从近两年数据看,因涉及专利无效的案件总数大(见表1),被告以专利无效申请为
由请求中止审理的案件数占涉及专利无效民事案件总数的百分比呈缓慢上升趋势,法院裁定中止审理案件
数占被告请求中止审理的案件数比例呈明显上升趋势。因此,虽然前述被告以专利无效申请为由请求中止
诉讼在整体上略呈下降趋势,但在专利复审委受理无效宣告请求案件数逐年递增的趋势下(见表1),不难预
见未来法院裁定中止审理案件数总体上将呈上升态势,民事、行政二元分立体制的诉讼架构对诉讼效率的消
极影响将进一步加重。
(二)我国为缓解诉讼中止困境所采取的隐性应对策略
统计数据显示,《最高人民法院公报》收录的部分专利无效案例在程序上经历了专利复审委宣告无效和
法院一审、二审、再审,专利复审委无效决定的支持率随着行政诉讼审级的提高呈下降趋势,当事人选择上
[8]
诉、申请再审的比例居高不下。随着侵权案件被告对无效宣告程序的恶意使用,被告不止一次以专利无效
宣告请求为由请求法院中止案件审理,可见,民事、行政二元分立体制下专利侵权诉讼因专利无效宣告请求
[9]
而中止,影响了司法效率,浪费了司法资源。
为减缓民事、行政二元分立体制下专利侵权诉讼中止的司法困境,司法机关在现行“双轨制”框架内,从
司法解释和个案处理的不同角度,尝试了多种缓和措施。但正如前文定量分析结论所示,这些手段非但不能
从根本上解决问题,而且还破坏了专利法制度体系的稳定性。
1
.司法解释从实体和程序两方面入手缓解诉讼中止困境
首先,最高人民法院在2013年、2015年先后两次修正《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规
③
定》,使得法院审查被告提出的中止审理请求有了更加清晰、严格的标准。其次,《最高人民法院关于审理
侵犯专利权利纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》(法释〔2016〕1号)第二条规定“先行裁驳、另行起诉”
的制度。专利侵权案件审理法院可在专利复审委宣告专利权无效后裁定“驳回起诉”,并以“另行起诉”的方
式给予权利人司法救济途径,无需等待行政诉讼的最终结果。最后,《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠
纷案件应用法律若干问题的解释》(法释〔2009〕21号)将被控侵权产品的构成要件的审查范围缩小到专利权
利要求范围内,使得现有技术抗辩成立概率增加。法院面对明显无效的专利,不必经专利无效宣告程序,直
接通过现有技术抗辩的适用,在司法框架内解决纠纷。
.法院试图在个案中灵活处理、审查专利效力
2
法院现在多采取迂回战术处理侵权之诉中的专利效力审查问题。
(1)基于“程序上无必要”直接宣告专利无效
2
003年深圳大豪兴利家具实业有限公司与温州市宏福家具制造有限公司专利无效行政纠纷案是司法
机关在实践中尝试改善二元分立体制弊端的开端。此案一审法院判决撤销专利复审委作出的审查决定,大
豪兴利家具公司上诉;二审法院判决认为:“原审判决认定事实清楚,程序合法,但判令专利复审委员会重新
④
作出无效宣告请求审查决定,程序上已无必要”,直接宣告了专利权无效。此后,该判决形式被北京市高级
人民法院民三庭在其内部文件《关于规范专利无效行政案件裁判文书主文的意见(试行)》中被规定下来并执
⑤
[10]
行,其他法院也纷纷效仿,由此引发了各界对法院审查决定专利无效合理性的探讨 。
(2)用“保护范围过于宽泛”来回避对专利权效力的直接表态
在2012年“防电磁污染服案”中,最高人民法院实际上对涉案专利的有效性进行了审查,只是在陈述理
⑥
由时通过“保护范围过于宽泛”这一表述回避了对专利权效力问题的直接表态。最高人民法院在2012年
《知识产权年度报告》中针对该案指出,法院要对专利侵权与否进行认定,首先要将案件所涉及的专利说明书
与现有技术以及该领域公知常识相结合,准确界定涉案专利权利要求保护范围;若无法准确界定,则不能认
定被告侵权。这实质上就是对涉案专利效力的实质审查,只是所得无效结论只能以“不构成侵权”委婉表述
⑦
而已。
50
唐仪萱聂亚平专利无效宣告请求中止侵权诉讼的问题与对策———基于2946份民事裁判文书的实证分析
(3)扩张适用现有技术抗辩来启动对专利效力的实质审查
2008年修订的《专利法》第六十二条引入了现有技术抗辩规则,该抗辩成立即可认定被告不构成侵权。
面对明显无效的专利,为加快推进诉讼,法官试图在“双轨制”框架内“曲线救国”,通过扩大适用现有技术抗
辩来达到目的。法院基于法释〔2009〕21号的规定,将被控侵权产品的构成要件的审查范围缩小到专利权利
[2]
⑧
要求范围内,实际介入对专利“新颖性”、“创造性”的判断,以“相同”、“相似”、“等同”等标准加以具体化,
名为“不侵权”的裁决,实为对专利效力的“越权”审查。例如在宁波长壁流体动力科技有限公司诉胡斌杰等
侵害发明专利纠纷案中,法官指出,虽然在审查现有技术抗辩时,是将被诉侵权技术方案与现有技术进行对
比,而不是将现有技术与专利技术方案进行对比。但仍需根据个案情况,以专利权利要求为参照,确定被诉
侵权技术方案中被指落入专利权保护范围的技术特征,然后判断现有技术是否公开了相同或者等同的技术
⑨
特征。这实际是对专利权效力的审查。
3
.我国当下隐性应对策略存在的问题
第一,法释〔2016〕1号采取的“先行裁驳、另行起诉”的程序策略不能釜底抽薪。虽然该规定的出台暂时
缓解了法院需等待专利无效宣告历经行政诉讼一审、二审才能恢复审理的困境,但是,这也仅是从程序上裁
定驳回起诉,而非实体上判决驳回诉讼请求,未真正解决当事人间的纠纷。在行政裁判之后,法院还面临着
当事人就同样事实和理由再次提起诉讼的风险。
第二,法院基于“程序上无必要”的偶然尝试并未形成常态。深圳大豪兴利家具实业有限公司与温州市
宏福家具制造有限公司专利无效行政纠纷案虽然开创了二元分立体制司法改革的先河,引发了各界广泛关
注,但基于专利无效审查的技术性、法官业务能力等考虑,该做法最终未能延续下去。
第三,法院因“保护范围过于宽泛”而“不构成侵权”破坏了专利侵权构成要件的稳定性。最高人民法院
在“防电磁污染服案”中,以“不构成侵权”的委婉表述来掩盖对涉案专利效力实质审查的实质。此做法虽然
起到了缩短诉讼进程、提高审判效率的明显效果,但“保护范围过于宽泛”与“不构成侵权”的因果关系证成最
终会动摇专利侵权构成要件的稳定性。
第四,法院扩张适用现有技术抗辩易损实质公正。虽然法院可以通过扩张现有技术抗辩的适用来避开
诉讼中止的“麻烦”,但如此追求程序效率极易造成对实质公正的忽视、矛盾重重,最终只会适得其反。而且
即便法院可以在个案中依靠现有技术抗辩作出不侵权的裁决,但该裁决并不影响原告专利的有效性,原告仍
[11]
然可以据此起诉 。
总之,随着知识产权法律体系的不断完善以及知识产权保护工作的深入推进,当事人通过诉讼方式解决
专利侵权纠纷的比例大幅增长,请求宣告专利无效则首当其冲成为被告的“缓兵之计”。数据显示,虽然被告
以专利无效申请为由请求中止案件审理略呈下降趋势,但专利侵权民事诉讼效率受专利无效宣告请求影响
的问题并未因此得到有效缓解,未来法院因专利无效宣告请求而裁定中止审理案件数极有可能上升,诉讼效
率降低的问题将进一步恶化。要有效遏制这一态势,有必要在综合分析每一个可选择项的前提下提出改革
策略。
二
改革的进路与方略:赋予法院专利效力审查权的可行性
民事、行政二元分立体制的诉讼架构不利于专利侵权纠纷的实质性解决。在行政公定力基础之上的专
利复审委,对专利效力审查的排他管辖,不利于专利侵权案件的处理,易使案件审理周期冗长,当事人的合法
权益难以获得及时救济。专利权司法保护和行政保护“双轨制”是专利侵权诉讼因专利无效宣告请求而中止
审理的比例居高不下的症结所在。因此,不能为“分权”而降低司法效率,进而影响专利权利保护。专利侵权
诉讼应当有符合知识产权审判公正、高效、权威等特点的特别程序。症结不除,实难破解专利侵权诉讼“程序
往复、循环诉讼”的周期长难题。前述法院已经采取的隐性对策,并不能从根本上做到药到病除。我们必须
另寻出路,赋予法院专利效力审查权,建立专利效力司法一元审查模式,用专利效力的司法审查权来解决行
政、司法二元分立在专利权保护上的困境。这一改革进路的选择,既有其法理基础,也符合我国实际,同时还
有域外经验可资借鉴。
51
四川师范大学学报(社会科学版)
(一)民事、行政二元分立体制是可突破的法理壁障
专利无效宣告请求之所以会导致侵权诉讼中止,其内在法理在于民事、行政二元分立体制下专利无效诉
讼性质的民事行政二元争议。由司法机关和行政机关对公私法问题进行分离处理的理念造就了我国当今民
事、行政二元分立体制。因此,公私法对专利无效诉讼性质的不同界定直接影响着专利效力审查权主体的范
围。
[12][13]
对于专利无效诉讼的性质,有民事诉讼和行政诉讼两种观点 。从我国当下专利无效宣告程序看,
我国选择以行政诉讼的观点作为专利效力审查制度设计的理论基础,将行政行为公定力理论作为支撑专利
[14]
复审委独享专利效力审查权的法理根基 。然而,行政拘束力和行政公定力的长期高频结合造成了二者相
生相随的假象。实质上,行政拘束力的出现并不必然意味着公定力的存在。专利复审委对专利效力审查排
他管辖的法理基础并非固若金汤,这一选择背后更多是基于实践需要和政策考量。换言之,无论是公私法分
离处理模式下民事、行政二元分立体制的选择,还是对专利复审委独享专利效力审查权的选择,都并不必然
成为对专利无效诉讼性质争议的拍板定局。公私法分离处理的方式原本仅是出于法院专业化的考虑,并非
[15]
先验存在、不可背离 。因此,若法官技能水平足够,且赋予法院专利效力审查权符合当下司法实践及政策
走向,那么固守民事、行政二元分立体制及行政行为公定力理论,以否认赋予法院专利效力审查权之正当性,
并非明智之举。
(二)专利效力审查与侵权案件由司法统一处理是大势所趋
世界主要国家和地区对专利侵权案件与专利无效宣告的处理方式可分为一元统一制与二元分立制。在
一元统一制国家,侵权和专利有效性在单一法院的同一诉讼进程中被共同决定,以美国和法国为代表;在二
元分立制国家,侵权索赔和专利有效性在不同法院的不同诉讼程序中彼此独立决定,以德国、日本以及我国
[16]
台湾地区为代表 。
在一元统一制国家,以美国为例,若选择司法程序,申请人可以单独提起专利权确认诉讼,也可以在专利
侵权诉讼中提起专利权无效反诉或提出专利无效抗辩,此时,法院便是专利效力和专利侵权案件的统一审查
主体,且其作出的专利无效判决具有对世效力;在法国,巴黎民事一审法院及上诉法院是专利无效案件及侵
[17]
权案件的统一管辖法院 。
即便是二元分立制国家,近年来也通过改革,纷纷赋予法院专利效力审查权,甚至设立专门处理知识产
权案件的法院,以便对专利效力进行统一审查。例如,在2009年《德国专利法之简化和现代化法》以后,德国
联邦最高法院有权对专利无效问题作出裁决,同时享有专利侵权诉讼和专利无效诉讼的终审权,所做审查决
[18]
定具有对世效力 。尤其值得关注的是,为了避免“双轨制”造成的程序障碍,根据其专利法第八十一条规
定,专利无效诉讼程序仅经历联邦专利法院和联邦最高法院两个审级,而不存在类似我国专利复审委的行政
前置程序。据喻辉考察,2004年修订的日本《专利法》,赋予法院专利效力审查权,并规定法院作出的专利无
[19]
效判决具有相对效力 。同时,日本还设立了知识产权高等法院,用于管辖有关专利权的民事上诉案件及
针对专利特许厅的决定提起的行政诉讼一审案件。我国台湾地区2008年实施的《智慧财产案件审理法》和
《智慧财产案件审理细则》,赋予了台湾地区的民事法院专利效力审查权,并规定其所做决定具有相对效
[3]
力;其智慧财产法院也于同年成立,专门负责处理包括专利权在内的知识产权侵权及效力审查案件。
可见,为保障诉讼效率,赋予法院专利效力审查权,将专利效力审查与侵权案件进行司法统一处理,已是
世界发达国家和地区的通行做法,也是其成功处理专利侵权和专利无效案件的关键所在。
(三)专利效力司法一元审查模式是符合我国实际的改革方向
首先,从逐步建立知识产权专门审判机构的顶层战略看,建立专利效力司法一元审查模式是我国知识产
权司法保护改革的应有之义和最终目标。我国正在探索建立区域布局、横向关系、纵向关系、“三合一”机制
均衡发展的知识产权法院体系。知识产权民事、行政和刑事审判“三合一”改革已经启动,施行专利侵权和确
权案件的合案审理。《纲要》指出,“知识产权法院及法庭实行跨行政区划专门管辖专利等技术类民事、行政
和刑事案件”,“进一步明确在专利和商标民事诉讼中人民法院对专利和注册商标效力进行审查的职能”。北
52
唐仪萱聂亚平专利无效宣告请求中止侵权诉讼的问题与对策———基于2946份民事裁判文书的实证分析
京、上海、广州知识产权法院已经建立,南京市、苏州市、武汉市、成都市中级人民法院也内设知识产权法庭,
作为专门审判机构,并跨区域管辖部分知识产权案件。可见,法院享有专利效力审查权是我国知识产权司法
保护的改革方向。我们应当修改《专利法》第四十五条和第四十六条,明确知识产权法院(法庭)对专利侵权
和确权案件享有专属管辖权,其专利权无效宣告具有对世效力和溯及力,最终建立专利效力司法一元审查模
式。
其次,如果按照目前多数学者建议的那样,借鉴日本和我国台湾地区的部分做法,在“双轨制”框架内赋
予法院审查决定专利效力的相对效力,建立专利效力行政和司法二元审查模式。这一模式虽然可以不动摇
目前司法机关和行政机关的职能分工,改革成本最小,避免放弃行政先决可能带来的新问题和可能需要采取
⑩
[4]
的更为复杂的措施 ,但存在如下问题。其一,不能避免判断冲突。普通人民法院的审查决定具有相对效
力,对案外第三人以及其他案件均没有约束力,当事人不能以该专利无效为由对抗第三人;即使借鉴民事诉
[20]
讼法理论中的“争点排除原则” ,也不能完全避免不同法院在审理同一专利侵权案件(民事诉讼)时对专利
效力判断的结论出现冲突;而且,专利确权案件(行政诉讼)的二审权归北京市高级人民法院,各地方法院与
北京法院分别审理侵权与确权案件,可能出现同案不同判的情况,最终有损大众对专利制度和司法制度的信
赖。其二,学者在论述建立专利效力行政和司法二元审查模式的改革路径时,又多结合域外发展经验和我国
[1][3]
实际指出,未来由专门的知识产权上诉法院统一管辖知识产权侵权上诉案件和无效案件 。与其说专利
效力行政和司法二元审查模式的建立是改革的目标,不如说此举只是学者们考虑到改革过渡期,为重点突破
专利侵权诉讼中止的程序障碍,而在实然与应然(专利效力行政和司法一元审查模式)之间寻求的暂时的平
衡方案。
最后,建立专利效力司法一元审查模式,知识产权法院(法庭)对专利确权案件统一、集中管辖,意味着专
利复审委审查权力的极度削弱。前述域外经验表明,无论是一元制的美国,还是二元制的德国,专利无效宣
告都无需行政机关介入。目前,我国的专利复审委作为专利无效宣告的唯一主体,虽然其在人员配备和机构
[21]
设置等方面存在独特优势 ,但实证数据表明专利无效宣告的唯一性也给法院审理侵权案件带来了显著、
不可消解的负面影响。随着专利效力司法一元审查模式改革的推进,专利复审委除了继续保留专利授权的
复审职能外,通过人员流通,可以确保审理技术类案件的知识产权法官在法律职业化基础之上针对专利特点
而形成专业化、精英化的要求。
(四)确保专利行政主管机关与法院的判断一致是改革推进的有力保障
法院享有专利效力审查权及其决定的对世效力,意味着司法判断结论可能推翻专利行政机关的授权结
论。要确保改革的稳定性,如何实现专利行政主管机关与法院的判断一致,是在赋予法院专利效力审查权的
同时必须解决的问题。
在美国,为了确保司法判断的统一,专利无效案件的二审被集中在美国联邦巡回上诉法院。美国专利商
标局为了使其决定不被上诉推翻,在作出决定时大量引用联邦巡回上诉法院的判决,专利商标局和联邦巡回
上诉法院在专利审查上的标准客观上已十分接近。
日本关于专利行政主管机关与侵权案件管辖法院间信息沟通的规定详尽,实施效果好。日本《专利法》
第一百六十八条第三至六款分别规定了法院在起诉和诉讼终结时的通知义务,特许长官就是否有专利无效
申请存在的告知义务,法院就专利无效反诉作出审查决定前的沟通义务,特许厅长官享有要求法院提交证据
等相关材料的权力等,再加上一系列配套改革措施,日本基本消除了法院和特许厅关于专利权有效性判断不
[22]
一致的情况 。可见,加强信息沟通,为法院及时作出正确判决提供了保障。
总之,如果说专利效力司法一元审查模式是改革目标的话,行政授权标准和司法确权标准的统一就是改
革目标实现的必要制度支撑,专利行政部门和知识产权法院的沟通协调就是改革顺利推进的润滑剂。
三
法院专利效力审查权的落实:拓展与补强相结合
一)职能拓展:知识产权法院(法庭)对专利效力审查享有专属管辖权
1.权力落实的路径选择:专利无效抗辩是改革突破口
(
53
四川师范大学学报(社会科学版)
专利效力的审查,可以基于专利无效宣告诉讼、专利侵权诉讼中的专利无效反诉和专利无效抗辩来启
动。考虑到改革的稳步推进和经验积累,建议首先以专利侵权诉讼中的专利无效抗辩作为落实法院专利效
力审查权的切入点;待条件成熟,可以引入专利无效宣告诉讼和专利无效反诉。
(1)专利无效抗辩
当下改革的突破口是,只要具备专利无效的理由,被告即可在专利侵权民事诉讼中提出专利无效抗辩,
法院据此启动对专利效力的实质审查,并将涉案专利效力的审查结果作为侵权判决的部分内容予以公布。
在适用时,还应注意处理好该抗辩与未落入专利权保护范围的抗辩、现有技术抗辩的关系(详见表3)。
表3.专利无效抗辩与未落入专利权保护范围的抗辩、现有技术抗辩的区别
是否启动专利无效审查程序
审查范围
抗辩成立的法律后果
将原告专利技术方案与其申请日前的现
有技术进行对比,从新颖性、创造性、实用
专利无效抗辩
是
性以及是否向社会公开、是否属于《专利原告专利权自始不存在
法》保护的权利客体等角度对专利授权条
件进行全面审查
未落入专利权保护范围
的抗辩
对比被诉侵权技术方案和原告专利权的
被告不构成侵权
否
否
技术方案
现有技术抗辩
对比被诉侵权技术方案和某项现有技术
被告不构成侵权
总之,专利无效抗辩是一种最彻底的抗辩———否认原告的原权利,继而否定其请求权基础;被诉侵权产
品未落入专利权保护范围的抗辩、现有技术抗辩属于不侵权抗辩。在庭审中,被告可视情况自主选择提出专
利无效抗辩或者不侵权抗辩。例如,在权利要求全部未得到说明书支持时,可以直接提出专利无效抗辩。
(2)专利无效宣告诉讼和专利无效反诉
赋予法院对专利效力的审查权,应当允许当事人单独提起专利无效宣告诉讼,或者在专利侵权诉讼中提
起专利无效反诉。任何人起诉请求宣告专利无效的,应以申请人为原告、权利人为被告向知识产权法院(法
庭)起诉,法院以判决书的形式公布专利效力审查结果。在专利侵权诉讼中,被告可以对本诉的原告向审理
本诉的法院提出专利无效反诉,法院将两案合并审理后,在同一判决书中公布侵权案件及专利效力审查的结
果。
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2.权力落实的关键:处理好各法院的职能关系
知识产权法院(法庭)对专利侵权和确权案件享有专属管辖权。当事人向普通人民法院提起专利无效宣
告诉讼的,普通人民法院应当告知其向有管辖权的知识产权法院(法庭)起诉。针对知识产权法院(法庭)作
出的专利无效审查决定,当事人享有单独或者附带向未来的知识产权上诉法院提出上诉的权利。知识产权
上诉法院拥有知识产权授权、确权案件的终审权。目前,以专利复审委为被告,对其作出的专利无效审查决
定不服提出的行政诉讼的上诉法院为北京市高级人民法院,可以暂将其作为针对知识产权法院(法庭)所作
专利无效审查决定的上诉法院。当事人对知识产权上诉法院所作判决可向最高人民法院申请再审。
(二)职能补强:增加恶意申请罚则
为避免被告滥用专利无效抗辩或者专利无效反诉蓄意拖延专利侵权诉讼,应当明确法院对恶意被告的
处罚权。建议借鉴日本《专利法》第一百零四条之三第二款规定,若被告为恶意拖延诉讼而提出专利无效抗
辩,则法院可以驳回被告的抗辩。在我国相关司法解释中增加规定:被告为不当延迟诉讼,恶意提出专利无
效抗辩或者专利无效反诉的,人民法院可以依当事人申请或者依职权裁定予以驳回或者不予受理,并可以根
ꢅꢃꢂ
据具体情况对其处以1万元以下的罚款。
(三)沟通强化:建立健全交流机制,协调统一专利的授权与效力审查标准
在明确知识产权法院(法庭)对专利确权案件的专属管辖权后,首先,我们应当注意协调、衔接法院与国
家知识产权局对专利的授权和效力审查标准,确保判断一致。其次,搭建统一的专利查询系统,且法院应及
时在系统上录入专利效力审查结果,方便当事人了解专利的授权情况、有效期和效力状态。最后,进一步探
54
唐仪萱聂亚平专利无效宣告请求中止侵权诉讼的问题与对策———基于2946份民事裁判文书的实证分析
索多种沟通形式,建立点对点常态化的工作联系机制,加快机构整合:建立资料传递、案件通报制度,明确法
院就专利无效审查问题对国家知识产权局的事前、事后通知义务;加强人员流动,允许专利审查员参与诉讼
程序并对当事人进行提问,向法官陈述参考意见,从专利复审员中选拔具有技术背景的法官,稳步推进专利
效力司法审查一元模式的构建;定期举办重大疑难问题研讨会、经验交流座谈会等活动,促进人员交流,提升
ꢂꢃꢆ
业务素质,形成工作合力。
四
结论
综上所述,用专利效力的司法审查权来解决专利权司法保护和行政保护“双轨制”导致的诉讼效率低下
问题,需要从如下几方面着手。专利效力司法一元审查模式的建立,要以法规范的形式加以明确,以具体的
权力和职责的性质加以确认,以行之有效的协调交流机制加以保障。赋予人民法院对专利效力的审查决定
权,明确知识产权法院(法庭)对专利确权案件的专属管辖及其专利效力审查决定的对世效力,是解决专利侵
权案件因专利无效宣告而中止的根本措施,有利于大幅缩短案件审理周期、实现当事人合法权益的及时救
济、提高专利权司法救济的实效性和便民性;增加对恶意利用专利无效抗辩或者反诉来拖延诉讼者的处罚规
定,是保障诉讼效率的关键配套措施,有利于在改革各阶段巩固改革成效;建立健全法院和国家知识产权局
之间的信息交流机制,协调统一专利的授权与效力审查标准,搭建统一的专利查询系统,有利于整合优势资
源,是实现专利权长效保护的善策良方。
注释:
①
与北大法宝和中国裁判文书网相比,无讼案例网提供的样本数量最多。截至2017年3月5日,笔者在北大法宝中检索“专
利无效”,所得裁判文书(包括刑事、行政和民事案件)2662篇。另分别在中国裁判文书网和无讼案例网高级检索中选择“知
识产权与竞争纠纷民事案由”,全文检索“专利无效”,结果分别为936件和2946篇。无诉案例网在1998年就已有符合检索
条件的裁判文书出现,而中国裁判文书网直到2007年才有相应裁判文书出现。在两网站均有符合条件的裁判文书的年份,
自2007年至2016年,中国裁判文书网的检索结果分别为1、14、13、24、21、29、75、303、232和224篇裁判文书;无诉案例网
的检索结果分别为256、251、288、196、178、135、177、308、298和229篇裁判文书。可见,相较而言,无讼案例网的检索结果
覆盖面广、时间跨度大,故本文研究的所有数据来源于无讼案例网。
②
③
检索所得法院公布的涉及专利无效的民事裁判文书的篇数普遍大于实际上涉及专利无效的民事案件数。自1998年至
2
016年,检索所得法院公布的涉及专利无效的民事裁判文书的篇数依次为4、1、27、2、10、37、67、194、288、256、251、288、
1
96、178、135、177、308、298和229。
根据法释〔2015〕4号第八条第二款、第九条至第十一条的规定,被告提出专利无效请求但法院裁定不中止诉讼的理由有:
(
1)涉案专利为发明专利;(2)原告出具涉案专利未丧失新颖性、创造性的检索报告;(3)被告证明所用技术已经公知;(4)被
告提供的无效证据或者理由明显不充分;(5)涉案专利被专利复审委员会审查有效;(6)被告在答辩期间届满后提出请求;
7)法院认为不应当中止诉讼的其他情形。
(
④
⑤
参见北京市高级人民法院(2003)高行终字第61号行政判决书。
北京市第一中级人民法院民五庭就依据该《意见》作出了(2004)一中行初字第770号、(2004)一中行初字第769号、(2004)
一中行初字第742号、(2004)一中行初字第575号判决,直接宣布涉案专利无效。
⑥
⑦
参见最高人民法院(2012)民申字第1544号民事裁定书。
与“防电磁污染服案”类似案件多不胜数,其中“诺基亚公司诉上海华勤通讯技术有限公司侵害发明专利权纠纷案”是引起
社会广泛关注的案件。可参见上海市高级人民法院(2013)沪高民三(知)终字第96号民事判决书。
参见重庆市高级人民法院(2013)渝高法民终字第00316号民事判决书、上海市高级人民法院(2014)沪高民三(知)终字第
⑧
1
3号民事判决书、广东省高级人民法院(2015)粤高法民三终字第32号民事判决书、江苏省高级人民法院(2014)苏知民终
字第0213号民事判决书。
⑨
⑩
参见重庆市高级人民法院(2013)渝高法民终字第00316号民事判决书。
该文并未具体指出“放弃行政先决可能带来的新问题解决起来更为复杂”之处何在。
ꢃꢂꢄ考虑到区域布局、横向关系、纵向关系、“三合一”机制均衡发展的知识产权法院体系还在探索建设阶段,目前普通法院仍受
理专利侵权案件,且我国专利复审委对专利效力的专属管辖也已持续多年,专利效力审查司法一元模式的建立非一朝能
55
四川师范大学学报(社会科学版)
成。为切实解决诉讼中止的问题,在赋予知识产权法院(法庭)对专利效力审查决定的对世效力的同时,有必要暂时赋予普
通人民法院对专利效力审查决定的相对效力,从而在改革初期建立起专利效力行政、司法二元审查模式,将之作为司法一
元模式的过渡。其一,只能在当事人于侵权诉讼申请时才可行使,以被告提出专利无效抗辩或者反诉来启动专利效力审
查。其二,只适用于被告有确切证据证明专利明显无效的情况。例如因明显违反专利法第26条第3款、第4款导致说明书
无法用于解释权利要求。其三,考虑到专利效力审查具有技术性强的特点,普通人民法院的审查决定只有相对效力,当事
人不能以该专利无效为由对抗第三人。其四,当事人不服专利效力审查结果的,只能在对该侵权案件上诉时附带提出,上
诉至北京市高级人民法院(或者未来的知识产权上诉法院)。其五,被告单独提起专利无效宣告诉讼,或者没有确切证据证
明专利明显无效的,应当将案件移送至北京知识产权法院,一并审理。
ꢂꢅꢃ在改革初期,即在专利效力行政、司法二元审查模式的建设阶段,为了减轻专利无效宣告程序对专利侵权诉讼的消极影响,
应当首先通过司法解释来明确法院对恶意利用无效宣告请求中止案件审理者的处罚权;被告为不当延迟诉讼,恶意以专利
无效宣告请求中止案件审理的,人民法院可以依当事人申请或者依职权裁定驳回其请求,并可以根据具体情况对其处以1
万元以下的罚款。
ꢃꢂꢆ在均衡发展的知识产权法院体系、布局合理的知识产权案件管辖制度体系落实前,还应当进一步加强法院与专利复审委的
信息交流,除了继续推广试点法院与专利复审委之间的人员沟通和业务经验交流,在现行《专利复审委员会无效案件加快
审查管理办法》和《专利复审委员会专利侵权技术咨询管理办法》之外,还应建立专利无效审查的沟通机制和资料传递、案
件通报制度。
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[责任编辑:苏雪梅]
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